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專利許可談判中常被忽略的準備工作

2019-9-9 12:07| 發布者: 木三|/總熱度:1823/4724| 查看: 4524| 評論: 0|原作者: 劉翰倫

摘要: 專利許可談判基本上就是以侵權風險和專利穩定性為雙方攻防的重點。
當年羅斯福在競選美國總統時,印了300萬份的宣傳手冊,印好后才發現所采用的羅斯福照片并未事先取得攝影師的授權。競選團隊咨詢律師后得知最高得向攝影師支付每張1美元的費用,也就是300萬美金,當時的300萬美元約等于現在的6000萬美元!競選團隊根本支付不起,重印的成本又太高且趕不上競選活動的時程。就在大家苦惱之際,競選主任發了一封電報給那名攝影師,表示將在競選活動中將使用他拍攝的照片,達300萬份,是揚名立萬的絕佳機會,征詢費用。攝影師并不知道對方已經印刷了300萬張照片,也認為這確實是個好機會,并未要求過高的費用,最后以數百美元達成協議。一個危機就這么解決了。

談判文章配圖.png


當企業遇到專利侵權爭議時,不論是收到律師函或是被訴,與專利權人進行許可或和解協商是慣用的解決途徑。在雙方坐上談判桌前,遭指控侵權的一方通常會評估專利侵權的風險,如果侵權的風險高,便再進一步分析專利的穩定性。專利許可談判基本上就是以侵權風險和專利穩定性為雙方攻防的重點。

從本文引言的故事可以知道,單單考量我方的現況往往不能取得令人滿意的結果。談判前的準備工作必須做得再周詳點,好精準掌握整體情況,減少失誤或意外的產生。今天我們來談談除了專利侵權風險和專利穩定性外,還有哪些具體工作是遭指控侵權的一方也應該做好準備的。

評估我方的最佳替代方案
談判有個定律,就是誰更能從談判桌上拂袖而去,誰就能爭取到更好的條件。什么意思呢?愈需要將對方留在談判桌上的一方,表示愈不能承擔談判破裂的結果,所以只好放棄或釋出更多的籌碼,將另一方留在談判桌上。因此,在談判開始前,首要的是評估如果談判破裂,我方會有什么后果及有哪些除了談判之外的替代方案。羅列出當談判陷入僵局時所能采取的對策,然后從里頭挑選出我方最能夠接受的方案,這就是最佳替代方案。

每個企業的實際情況及所處產業各不相同,無法匯整出通用的替代方案,但一般而言會有以下幾種可能的選項:進入侵權訴訟、放棄市場、提起專利無效程序、采取規避設計、改采購對方或已取得許可的零部件等。

在列出所有可能的替代方案后,選出我方最能接受的執行方案作為談判破裂的備選。這些替代方案所損失的不一定是金錢,但實務上必須得量化,折算出商業損失,才可供決策者取舍。

以下舉2個例子。在A案例中,我方遭遇中國專利侵權訴訟,對方要求談判,經評估,發現涉案專利容易規避,采取規避設計所耗成本最低,約100萬人民幣,客戶亦可接受規避后的產品,在本案例中,規避設計就是我方的最佳替代方案。在B案例中,我方銷往歐洲的產品在德國遭遇訴前禁令,經評估,歐洲市場才剛要開拓,尚無客戶,被扣的都是樣品,直接放棄市場影響最小,也就是30萬人民幣的損失,在本案例中,放棄市場就是我方的最佳替代方案。

需注意的是,最佳替代方案只是替代方案,不是解決此爭議的最好方案。當談判無果時,最佳替代方案是我方要面對的現實。如果分析后發現最佳替代方案比談判所能爭取到的條件更優,那根本就不應該談判,而應當直接執行該最佳替代方案。例如我方收到律師函被指控專利侵權,知識產權人員發現存在影響新穎性的現有技術,事實明顯,幾乎可確定專利是無效的,那連回應都沒必要,萬一對方提起訴訟,我方只要啟動無效程序即可,還談什么呢!但假設我方正準備上市,對方一旦發動專利侵權訴訟,所要面臨的損失會變得巨大且不可控,在這情況下不應放任不管。

估算上限
我方選擇的最佳替代方案所產生的損失就是談判所能接受的上限條件。當對方提出的條件高于上限時,要果斷拒絕,離開談判桌,執行最佳替代方案。如前面的A案例,我方設定談判可接受的上限是100萬,而B案例則是30萬。

推測對方的最佳替代方案
除了評估我方的最佳替代方案,還得推測對方的,因為從對方的角度看同一件事,在信息不對稱的前提下,極有可能訴求與預期完全不同。本文引言提到的故事就是個實例。

然而,實務操作上困難的地方在于如何準確地從對方的角度來思考,關鍵是我方不知道對方當下所處環境與所遭遇的狀況,無法推測對方的最佳替代方案。故在推測對方的最佳替代方案時,要從收集對方的信息做起,這些信息是全方面多維度的,像是年報、新聞報道、專利訴訟歷史、市場人員拜訪客戶所得到的消息、對方離職人員的訪談等等,基于這些信息試圖去拼湊對方的現況,進而推測對方的最佳替代方案。

再舉2個例子。在C案例中,從新聞報道得知對方更換了執行長,又從業界對該名執行長的評價推測其作風較為激進,維權的力道恐會加強,故判斷對方的最佳替代方案可能是發動專利侵權訴訟;在D案例中,從追蹤對方專利訴訟歷史時發現另一個強大的競爭對手突然向對方發動專利訴訟,估計整個知識產權團隊正忙著應付該訴訟,對方的最佳替代方案是放緩或暫停對我方的行動。

我方僅能從可取得的材料來拼湊對方的現況,必然是不完整的,因此必須客觀地了解到,所做的推測極有可能與現實差距大,故應保持開放及彈性的態度,隨時根據即時的信息調整才是。

估算下限
對方選擇的最佳替代方案所獲得的利益,其實就是談判所能接受的下限條件。推測出對方的最佳替代方案后,便可估算對方在談判中能接受的下限。以C案例來說,對方在談判中能接受的下限為法院判定的損害賠償金額減去律師費,參照我方相關產品的銷量后,估算為50萬元;而D案例中,對方在談判中能接受的下限為零。

設定議價空間
得出談判條件的上下限后,便可預測雙方有無達成協議的可能了。如我方是A案例的情況而對方是D案例的情況,則這次談判的條件上限為100萬且下限為零,雙方有機會在100萬與零間達成協議;如我方是B案例的情況而對方是C案例的情況,上限為30萬且下限為50萬,則表示雙方沒有達成共識的可能性,繼續談下去的意義不大。這時要嘗試引入其他條件或啟動其他事件,創造出可操作的議價空間,使雙方有機會達成協議,不然就只能各自執行最佳替代方案了。

在出現合理議價空間的前提下,我方當然希望條件趨近下限,對方則希望趨近上限,至于最后協議金額會落在哪,取決于談判籌碼及談判技巧。再者,以上只是我方單方面在談判前做的分析,不表示實際狀況如此,因此談判初期應該多多試探對方,確認我方的假設正確,同時在談判過程中盡可能收集對方信息,機動調整雙方的最佳方案,創造出對我方有利的議價空間,透過談判化解危機。


來源 | 專利限時批 公眾號
作者 | 劉翰倫
編輯 | 木三
版權歸原作者,轉載請注明來源。
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